김국현변호사/변리사입니다. 산학공동연구에 따른 법률문제는 정말 어려운 과제입니다. 잘 아시는 바와 같이 법원에서 사건을 다룬 재판례가 없고, 학문적 연구도 부족하여 어떤 것도 정답이라 확신할 수 없습니다. 일반 법리에 따른 제 의견을 말씀드립니다.

1. 강행규정으로 보입니다. 공유특허권자 보호를 위한 규정이므로 실효성이 문제되기 때문입니다.
2. 계약 자체가 상호간 동의를 전제로 한 것이므로 계약으로 실시권 조건을 정하는 것은 특허법 위반이 아닐 것입니다. 즉, 계약으로 변경이 가능합니다.
3. 위 조항을 보시면 '다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면'이란 문구는 있는데, 이는 공유자의 동의가 있다면 얼마든지 1 공유자는 제3자에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다는 의미이겠지요.

구체적 사안에 대한 제 소견은,
결론은 업체주장은 근거없음입니다. 이유는 99조 3항에서 약정으로 1 공유자만이 전용실시할 수 있음을 정하고 있고, 4항은 약정으로 1 공유자는 제3자에게 전용실시권 또는 통상실시권을 줄 수 있다고 정하고 있기 때문에, 위 사안에서 특허권을 공유로 하더라도 업체가 우려하는 상황은 발생하지 않습니다.

김국현변호사님
정말 감사드립니다. 많은 도움이 되었습니다.

안녕하십니까?
반갑습니다.
일취월장하셔서 어려운 숙제를 하시네요 .
참여기업과의 특허권 공유는 카우텀에서 연구하여
기업과 공동연구계약시 활용하실 수 있도록 하시면 좋겠네요

공유하실때 다음과 같은 사항을 먼저 검토하시면 도움이 되지 않을까요

1. 공동연구계약체결시 특허권을 누가 소유하기로 하였는가?
2. 특허권자의 자기실시에 대한 특약을 하였는가?
3. 참여기업의 자기실시에 대한 기술료 부담이 있는가?
4. 만약 정부출연연구개발사업이라면 상기 3가지에 대해
국가연구개발관리규정 및 출연처의 연구관리규정을 위배하고
있지않나?
5. 왜 대학이 본 특허를 공유하려고 하는가?
즉, 공유하여 얻는 이득이 무었인가?
특허건수? 기술료? 사업평가? 기타?
6. 특허공유로 부담은 없는가?
특허경비 조달 문제 등
7. 특허 등록이 안되었는데 전용실시권을 허여할 수 있는가?
8. 본 특허가 표준특허로 될 수 있는가?
9. 특허가 원천특허라서 활용도가 광범위한가?
10. 기업이 특허권을 단독소유로 하고 제3자에게 재실시권을 허여하고
기술료를 독식하려고 하는가?

이러한 사항 등을 먼저 검토하시고
특허권 공유를 할 수 있도록 공동연구계약서를 수정 보완하여
보충계약을 체결하시면 되지않을까 생각합니다.

참고로 본 특허가 표준특허 또는 광범위하게 쓰일 수 있는 원천특허,
기업이 제3자에게 재실시할 수 있는 조건(반드시 본 특허를 사용해야 하는 기업이 있는 경우)
이라면 공동소유하여 이익을 배분받아야 할 것입니다.

감사합니다.

고수님들의 의견 감사드립니다.
카우텀이 해야 할일이 자꾸 늘어나고 있습니다.
모두의 힘으로 한발한발 나아갔으면 합니다.

이형복팀장님 항상 감사드립니다. 열심히 배우도록 하겠습니다.

많은걸 배우고 갑니다.

우리대학도 많은 고민을 하는 부분입니다. 일단 기업체에서는 기존 관행대로 모든 것을 소유하려고 하고, 연구를 가져오시는 교수님도 지재권에 별 관심없이 연구계약에만 서두르고 있습니다. 일부 교수님의 협조를 얻어 기업체에 딴지를 걸어보면 다 하는 이야기는 '처음 들어보는 이야기다. 타대학에서는 아무런 이의제기가 없었다.'입니다. 힘을 합쳐서 자꾸 설득해 나가야 할 부분이라 생각됩니다.