안녕하세요. 에피안의 오병석변리사입니다.
특허권을 공유로 하는 경우, 당사자 일방이 제3자에게의 실시허락에 동의하지 않으면서, 자신은 단독으로 실시하여 수익을 올리는 경우, 타 공유자의 대응책에 관한 문제가 될 것 같습니다.
이에 관하여, 저는, 특허권의 공유가 민법상 공유에 관한 일반 원칙의 적용에서 벗어날 이유가 없다는 것을 전제로 하여 다음과 같은 대응책을 제안해 봅니다(정확히는 특허의 대상이 유체물이나 자연력이 아니므로, 특허권의 공유는 민법상 준공유 내지는 준합유로 해석될 것입니다. 대법원에서는 특허권의 공유의 법적 성질을 합유(준합유)로 보고 있습니다. 그런데, 민법에도 합유물의 사용, 수익에 관하여는 별도의 규정을 두지 않았기 때문에, 결국 공유물의 사용, 수익에 관한 규정이 적용되게 됩니다.).
I. 공유된 특허권의 사용, 수익에 관한 법률적 해석
1. 민법상 공유물의 사용, 수익에 관한 일반 원칙(민법 제263조 후단)
1) 공유물의 사용: 각자 공유물 전부를 사용할 수 있다.
2) 공유물의 수익: '공유물 전부를 지분의 비율로 수익할 수 있다.' -> 수익에 대한 타 공유자의 지분권의 인정
(낡은 건물을 공동으로 구매하여, 그 중 한사람이 열심히 닦고 청소하고 수리해서 건물값을 올려 놓은 경우, 아무것도 하지 않은 다른 공유자도 그 수익에 대하여 원래의 지분만큼 이익을 주장할 수 있습니다. 물론, 고생한 사람의 인건비, 수리를 위한 실 경비는 정산되어야 겠지요.)
2. 특허법상 공유된 특허의 사용(실시), 수익에 관한 특별 규정(특허법 제99조)
1) 공유 특허의 사용: 특허 기술 전체를 단독 실시 가능(일반 원칙의 재확인)
2) 공유 특허의 수익: 별도의 규정 없음. -> 민법의 일반 원칙에 의하여 규율됨.
따라서, 공유된 특허권의 실시는 공유자 각자가 자유로이 기술 전부를 실시할 수 있으나, 그에 의한 수익은, 공유 지분에 따라 전체 공유자가 향유할 수 있다고 해석하는 것이 법률적으로 타당한 해석이 됩니다(위의 예와 같이 실시를 위한 실 경비는 공제된 후의 잔여 수익에 대한 지분 주장이 인정된다는 뜻입니다.).
II. 공유된 특허권의 사용, 수익에 관한 거래 실정
그렇다면, 이러한 법적 해석이 거래 실정과 합치되는 것인지 검토해 보겠습니다.
1. 특허 기술 전체의 단독 사용
유용한 기술이 당사자간의 불화로 인하여 사장되는 것을 막기 위해 특허법에서 선언적으로 확인해 놓은 규정이며, 거래 실정에도 합치된다고 사료됩니다.
2. 특허 기술의 실시에 따른 수익의 분배
특정 기술을 공동으로 개발한 당사자들이, 애초에 어느 일방에게 모든 권리를 넘긴 것이 아니라 이를 공유하기로 합의하였다면, 독자적인 판단에 의한 실시로 인해 발생한 수익을 지분에 따라 배분하는 것은 윤리적으로도 당연하다 하겠습니다(독자적인 판단에 의한 수고로 건물 가치를 높인 경우와 완전히 동일하죠.).
만약 실시로 인해 발생한 수익을 모두 독차지하고자 하였다면, 애초에 공동 개발한 기술을 모두 이전해 줄 것을 상대방에게 요청하고 그에 합당한 대가를 지불하였어야 할 것입니다. 여러 차례 말씀드린 바와 같이, 기술 실시에 소요되는 막대한 경비와 노력에 대하여는 합리적인 방식으로 정산하여야 할 것이지만, 경비 정산의 문제와 수익에 대한 공유자의 지분 인정에 대한 문제는 전혀 별개의 문제라 하겠습니다.
그렇다면, 공유자가 애초에 기술 개발을 위한 연구비를 일방적으로 지불한 것에 대하여는 어떻게 판단하여야 할까요? 그 연구비는 연구를 담당한 당사자의 연구용 경비(인건비 포함)로 전액 충당되는 것이며, 그렇다면, 그것은 실시를 위한 경비를 정산하는 것과 마찬가지로, 연구비를 지불한 쪽에서 연구를 실제 수행하지 못할 사정에 의하여 불가피하게 필요한 경비를 지불한 것일 뿐이므로, 미래의 수익에 대한 공유 지분의 대가로 볼 수는 없을 것입니다.
이렇게 연구비를 개발 완료까지를 위한 경비로 보지 않는다면, 직무발명의 발명자에게 정해진 임금을 모두 지불하였음에도 권리의 전부 이전에 따른 정당한 보상을 하도록 규정된 것과의 형평에도 맞지 않을 것입니다.
따라서, 공유자는 타 공유자의 단독 실시에 대한 수익(경비 정산후의 잔여분)에 대한 지분을 갖는다고 해석하는 것이 법률적으로나 거래 실정상 타당한 해석이라고 사료됩니다. 이렇게 해석해야만 제3자에의 이전이나 실시 허락에 타 공유자의 동의를 요하도록 한 특허법의 규정을 조화롭게 해석할 수 있을 것입니다. 제3자에의 실시를 통한 수익 확보의 길을 막아 놓고서, 자신은 단독 실시를 통해 수익을 올리고 그것을 독식하겠다는 악덕 공유자를 특허법에서 합법적으로 인정하고 있다고 해석하는 것은 옳지 않은 생각이라고 사료됩니다.
결국, 기업측에서 사전 동의권을 요구하는 것은 정당한 요구라고 사료되며, 대학측에서도 기업측의 단독 실시에 대한 수익의 배분권을 주장하실 수 있습니다. 이들 조항들을 계약서에 명시하실 필요도 없다고 사료됩니다만, 가능한 한 명시하는 것이 후일을 위하여 도움은 되겠습니다. 나아가, 이미 공유중인 특허권에 대하여 다른 공유자의 실시 현황을 즉시 점검하실 필요가 있다고 판단됩니다.
이상, 장황하지만, 제 견해를 말씀드렸으며, 이는 제 개인적인 의견일 뿐이므로, 이에 관하여 어떠한 법적 책임도 보장해 드릴 수 없음을 널리 양해하여 주시면 감사하겠습니다.