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> TLO소식 >

특허명의와 관련된 질문

  • 작성자
    김명수
  • 작성일
    2005-07-27 10:28:29
  • 조회수
    1672
주관기관 위탁기관 참여기업 등이 있는데요.. 구체적으로 바로 말하자면. 2년전 주관기관인 전자부품연구원(가)과 참여기업(다)과 위탁기관-중앙대학교(나)가 연구계약을 실시하여 (그 때 당시 지적재산권의 소유는 (가)와 (다)가 가진다는 것으로 되어 있죠) 특허가 나왔습니다. 물론 발명자는 우리대학 교수이구요. 근데 특허 출원은 지금 하는 과정에서 중앙대학교 산학협력단(라)이 특허권리를 주장하고자 했죠. 근데 전자부품연구원과 통화를 했지만 계약서상에 그렇게 되어 있다고 해서 안된다고 하네요. 분명 발명자는 우리대학교 교수라 권리를 보호해야 하는데 이럴 경우 어떻게 좋은 해결방법은 없는 건가요? 전자부품연구원에서는 위탁기관은 특허의 소유권리가 없다고 그렇다고 계속 이야기하는데.,.... 이 교수는 우리대학에서 전략적으로 밀고 있는 사람이거든요.,...삼성전자에서도 계속 컨택이 들어오는 상태구요.. 도와주세요^^
  • 이인희 2005-07-27 11:12:37
    이 경우에는 방법이 없습니다.
    현재의 규정.. 또한 계약서에 명시되어 있으므로 권리를 주장할 수 없으며, 발명자로서의 권리만 있습니다.
    원천적인 문제점을 해결해야 할 것입니다.
    전자부품연구원은 사업에 대한 관리기관이므로 관리기관이 권리를 가지는 것은 잘못된 것입니다.
    다각도로 관련규정을 개정할 수 있는 노력을 기울여야 합니다.
    한예로 정보통신진흥원도 이런 규정을 두고 있었으나 현재 개정작업을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
  • 이형복 2005-07-27 13:31:01
    안녕하세요
    이인희선생님이 지적하신바와 같이 원천적인 문제가 있습니다.
    현행 특허법과 대통령영인 국가연구개발사업의관리등에 관한 규정간에
    충돌이 발생하고 있습니다.
    이문제는 발명보다는 재원(출연금)에 무게를 두고 있기 때문입니다.
    현행 국가연구개발사업의관리등에 관한 규정간에는 위탁에 관한 지적재산권
    귀속 및 실시에 대한 권리 의무관계가 미설정 되어 있습니다.
    단지 비영리기관이 주관연구기관일때만 지적재산권의 소유기관이
    될 수 있으며, 기업이 주관연구기관일때는 대학이 참여기관으로서
    협약시 소유권의 주체로 명시하면 가능할 것입니다.
    지적재산권은 정부의 사업별로 약간씩 차이가 있기 때문에
    각각의 연구개발관리규정을 참고하셔야 됩니다.
    현재 국가연구개발사업의관리등에 관한 규정이 2005년6월1일부로 개정
    시행되고 있습니다.
    따라서 각 부처의 규정을 개정하는 시점에 있습니다.
    카우텀에서 이문제를 건의하여 대학이 참여기관 및 일부 위탁을 하는
    경우에도 해당 발명에 대해서는 산학협력단에 귀속시킬 수 있는 근거규정을
    만들도록 노력해야 될 것입니다.
    특허법상의 발명자 귀속원칙을 주장하시어 비영리기관인 대학이
    지적재산권의 귀속주체가 될 수 있도록 해야할 시점입니다.

    참고로 정보통신연구개발관리규정(2003.1.7개정본)에서는
    '위탁과제의 수행결과로 취득되는 지적재산권은 수탁기관이 제1항 각호의 1에 해당하는 경우 수탁기관과 위탁기관의 공동소유로 한다. 또한, 지적재산권의 실시에 의한 기술료 수입은 제39조에 따라 사용하고 지적재산권의 출원, 등록 및 유지비용 등은 소유지분에 따라 공동부담한다.'
    고 규정하여 대학과 주관연구기관이 공동소유할 수 있도록 하고 있었습니다.
    현재는 이부분이 삭제되어 불분명하게 되었습니다.

    이부분을 달리 처리할 수 있는 비법은 개인적으로 연락 바랍니다.
    그럼 좋은 시간 되시길....
    감사합니다.


    있으며, 이에 따라 간에

    위탁에 관한 지적재산
  • 김명수 2005-07-27 13:44:18
    답변 감사합니다.
    일단 우여곡절끝에 공동명의쪽으로 가닥을 잡고 있습니다. 근데 공동명의로 하면 의미가 많이 퇴색되어지잖아요? 이런 경우는 어떡게 하나요?
  • 이형복 2005-07-28 09:14:46
    공동소유로 하더라도 전략적으로 잘만 처리하면
    특허권자로서의 이익을 공유할 수 있습니다.
    공유권자가 누구냐에 따라 전략도 달라져야 할 것입니다.
    기업과 비영리기관인 출연구기관,대학 등은 다르기 때문입니다.

    기업과 공동소유일 경우에는
    제3자 실시에 대한 권리확보와 공유권자인 기업의 자기실시에
    대한 보상, 특허경비 부담 등을 협약체결시 협약서에
    명시해야할 것입니다.
    기업이 잘 수용안하겠지만.....
    그래도 이제 전문가이시니까 잘 협상해보시길....

    그리고 비영리기관과 공동소유일 경우에는
    우선적으로 대학이 제3자에게 실시할 수 있는 권리를
    확보하고 비용은 공동부담해야 되겠지요
    다만, 위탁과제의 경우에는 본 사업의 일부이기 때문에
    본사업의 결과와 함께 이전하는 것이 보통임으로 이는
    주관기관에서 이전하는 것이 더 효과적일 것입니다.

    공동소유도 어떻게 접근하느냐에 따라
    대학의 실리를 획득할 수 있을 것입니다.
    이모두가 님의 짐이 되겠지만....그래도....
  • 김명수 2005-07-28 09:49:58
    감사합니다. 정부기관이 기업을 싸고 도는 듯(?)한 느낌을 받아 힘이 들지만...특히 산자부가 그렇거든요...
    하는 데까지 해보고 이 문제가 잘 해결이 되지 않는다면 관련된 자료를 정리하여 우리협의회 차원의 대정부기관에 공동대응하는 것은 어떨런지 그런 생각을 해봅니다.
  • 김성근 2005-07-28 10:06:02
    얼마전에도 컨소시엄과제 하면서..이런부분의 어려움을 많이 느꼈습니다.
    일단.이형복선생님 말씀대로 공동명의를 하더라고 옵션 조항을 넣어야 하는데..업체는 수용을 잘 안합니다. 법적으로 강제적인 규정이 있는것도 아니고... 문제는 협상을 잘해야 하는데...일단..쎄게 나가야죠...
    우리의 의견을 이야기 하고..가령 공동출원일땐. 학교는 자기실시를 못하므로 의미가 없음을 내세워..업체 자기실시때 실시료 를 낸다던지 하는 협상을 제시하고..응하지 않을때....그 협약을 깨는 한이 있더라고....
    그런데..이것도...몇개 학교나 기관이 하면..의미가 없죠..다른 학교는 이렇게 하더라..왜 너희만 그러냐고 따지거든요...
    정부기관이 사업규정을 만들때 그런 부분을 좀 삽입하였으면..좋겠네요...이젠 학교도 산학협력단 발족으로 어느정도의 이익이 생겨야 중소기업 및 지역을 위해 더 많은 연구활동을 할수 있다는 점을 윗분들이 알아주었으면 좋겠네요...

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